ガラス板用合紙事件

争　点
２９条の２の判断

裁判所の判断
⑶ 本願発明１と先願発明との対比
以上によれば，先願発明は，本件審決の認定したとおりの一致点（前記第２の３⑵イ）と相違点１及び２（同ウ）を有するものと認められる。
相違点１は，本願発明１の「ガラス板用合紙」のパルプが「木材パルプ」であるのに対し，先願発明のガラス合紙のパルプが「木材パルプ」であるか特定されていない点である。紙の原料が一般的にパルプであることは周知であり，甲１明細書の【００３０】にも，ガラス合紙の原料として種々のパルプが記載され，【００３１】，【００３３】～【００４５】，実施例１及び２の記載からは，先願発明のガラス合紙も「パルプを原料とする」ものであることが前提とされている一方，木材パルプ以外のパルプのみを原料とすると記載されていないので，先願発明のガラス合紙は木材パルプを原料とし得ると理解されることからすれば，相違点１は実質的な相違点ではない。
また，相違点２は，本願発明１が「紙中に含まれるシリコーンの量が，紙の絶乾質量に対して０．５ｐｐｍ以下」であるのに対し，先願発明は「有機ケイ素化合物の含有量は，より好ましくは１ｐｐｍ以下であり，少ない程，好ましく，有機ケイ素化合物の含有量の下限には，限定は無いが，ガラス合紙から有機ケイ素化合物を完全に取り除くのは，困難であり，有機ケイ素化合物の含有量が極端に少ないガラス合紙は，製造に手間やコストがかかるため，有機ケイ素化合物の含有量は，０．０５ｐｐｍ以上であるのが好まし」いとされている点であるところ，両者は，０．０５ｐｐｍ以上０．５ｐｐｍ以下の範囲で重なることからすれば，相違点２は実質的な相違点ではない。
したがって，本願発明１と先願発明は同一である。

⑷ 原告の主位的主張（先願発明が発明として未完成であることの看過）について
ア 原告は，当業者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていないいわゆる「未完成発明」は，特許法２９条の２における「他の特許出願‥の発明」に当たらず，後願排除効を有さないとし，甲１明細書に記載された発明は発明として未完成であると主張する。
イ そこで判断するに，特許法１８４条の１３により読み替える同法２９条の２は，特許出願に係る発明が，当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって，当該特許出願後に特許掲載公報，実用新案掲載公報の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「先願明細書等」という。）に記載された発明又は考案と同一であるときは，その発明について特許を受けることができないと規定する。同条の趣旨は，先願明細書等に記載されている発明は，特許請求の範囲以外の記載であっても，出願公開等により一般にその内容は公表されるので，たとえ先願が出願公開等をされる前に出願された後願であっても，その内容が先願と同一内容の発明である以上，さらに出願公開等をしても，新しい技術をなんら公開するものではなく，このような発明に特許権を与えることは，新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない，というものである。このような趣旨からすれば，同条にいう先願明細書等に記載された「発明」とは，先願明細書等に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいい，記載されているに等しい事項とは，出願時における技術常識を参酌することにより，記載されている事項から導き出せるものをいうものと解される。したがって，特に先願明細書等に記載がなくても，先願発明を理解するに当たって，当業者の有する技術常識を参酌して先願の発明を認定することができる一方，抽象的であり，あるいは当業者の有する技術常識を参酌してもなお技術内容の開示 が不十分であるような発明は，ここでいう「発明」には該当せず，同条の定める後願を排除する効果を有しない。また，創作された技術内容がその技術分野における通常の知識・経験を持つ者であれば何人でもこれを反覆実施してその目的とする技術効果をあげることができる程度に構成されていないものは，「発明」としては未完成であり，特許法２９条の２にいう「発明」に該当しないものというべきである。